INTRODUCCIÓN
1. La necesidad de adoptar mecanismos procesales y judiciales que garanticen la protección de los derechos sustantivos de propiedad industrial e intelectual viene siendo, en los últimos tiempos, una preocupación de los Estados tanto en el ámbito internacional como el comunitario.
Así, en el primero de estos ámbitos los Estados miembros de la OMC se comprometieron, en la Parte III del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1994 (ADPIC)[1], a adoptar una serie de medidas para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, en esta parte del Tratado se establecen disposiciones referidas al respeto de las garantías procesales básicas (Arts. 41.3 y 4, Art. 42), la obtención de pruebas (Art. 43), el contenido de las medidas que ordenan el cese de la actividad infractora (Art. 44), las acciones de daños (Art. 45), la retirada del mercado de los productos (Art. 46) y las medidas provisionales (Art. 50)[2].
En el segundo de estos ámbitos debe mencionarse la Directiva 2004/48[3], que tiene su fundamento en estas disposiciones de ADPIC, y que está destinada a establecer los medios eficaces de tutela necesarios para la protección de la propiedad intelectual. La Comunidad Europea estima que éste es un elemento fundamental para el éxito del mercado interior, a la vez que promueve la innovación y la creación, y facilita el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad[4]. Asimismo, en la reciente Consulta sobre el futuro del sistema europeo de patentes, la Comisión Europea considera como un pilar básico para el establecimiento de un sistema atractivo para las empresas la existencia de mecanismos de resolución de litigios entre los particulares predecibles, rápidos y baratos[5]. Igualmente, en la Propuesta modificada de Directiva sobre medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual[6] se afirma que “[i]ncumbe al legislador comunitario adoptar [dichas] medidas para garantizar la plena eficacia de las normas que adopta en [esta] materia”[7].
2. Gran cantidad de litigios en materia de propiedad industrial e intelectual tienen un carácter transfronterizo. En consecuencia, para garantizar la tutela efectiva a la que se refieren la OMC y la Comunidad Europea es preciso contar con un adecuado sistema de competencia judicial internacional. Es decir, un sistema que, a la hora de determinar qué tribunales son competentes para conocer de estos litigios internacionales, habilite unos foros de competencia que garanticen una eficaz defensa de los intereses de los titulares de derechos de propiedad e intelectual, a la vez que no menoscaban el derecho a una tutela judicial efectiva que asiste a todo demandado.
Como se pretende poner de manifiesto a lo largo de este trabajo, no puede considerarse que, a día de hoy, la Comunidad Europea cuente con un cuerpo normativo en este sector del Derecho internacional privado capaz de otorgar una regulación adecuada de estos litigios. Efectivamente, el “sistema Bruselas”, anclado en el principio de seguridad jurídica de las personas domiciliadas en el Espacio judicial europeo, no resulta adaptado a las particularidades que presentan los litigios internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual.
Los defectos del Convenio de Bruselas de 1968[8] (en adelante CB) y su sustituto, el Reglamento 44/2001[9] (en adelante R. 44/2001) – que actualmente es el instrumento básico en la materia[10] - han sido puestos de manifiesto, recientemente, por la Oficina Europea de Patentes[11] (en adelante EPO) y por la propia Comisión Europea[12]. Sus consideraciones, si bien referidas al Derecho de patentes, son extensibles al resto de derechos de propiedad industrial de ámbito estatal. En términos similares, para ambos organismos el sistema actual: a) posee un alto coste para las partes y las administraciones judiciales; b) implica la frecuente aparición de decisiones divergentes que atentan contra la previsibilidad jurídica más elemental, y; c) facilita la práctica del forum shopping por las partes en busca de jurisdicciones cuya eficacia o inoperancia pueden favorecer sus intereses[13].
Asimismo, en las Conclusiones generales a un asunto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) sobre infracciones internacionales de patentes con pluralidad de demandados – “Primus c. Roche”[14] –, el Abogado general afirmaba que la regulación actual de la competencia judicial en la materia “parece poco satisfactoria y pone de manifiesto en última instancia los límites del sistema actual”[15], por lo que “procede mejorar el sistema actual de reparto de competencias jurisdiccionales relativas a los litigios por violación de patentes europeas”[16].
También es indicativo de la dificultad para aplicar el sistema Bruselas a estos litigios que el TJCE tardara un año y diez meses desde la presentación de las Conclusiones generales[17] para adoptar, en mismo día que la anterior, la sentencia “GAT c. LuK”[18], relativa a la aplicación del Art. 16.4 de ese Convenio a una demanda de nulidad presentada con carácter accesorio a una acción declarativa de ausencia de infracción de un derecho de patente[19].
Puede pensarse que estos problemas no son extensibles a los litigios sobre derechos de propiedad industrial comunitarios puesto que cuentan con un sistema jurisdiccional propio establecido en sus correspondientes Reglamentos. Es cierto, pero sólo en parte, pues, como se verá, de una u otra manera estos Reglamentos se remiten al “sistema Bruselas” para determinar los tribunales a todos o parte de los litigios internacionales que pueden aparecer en la materia.
3. Los problemas que existen para determinar los tribunales competentes para conocer de las reclamaciones internacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual también se han puesto de manifiesto a nivel internacional. Según Andreas Schultz, secretario de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, la regulación de esta materia fue una de las cuestiones más discutidas en la última fase de los trabajos de la Conferencia relativos al Convenio mundial sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, el cual, como es conocido, no llegó a fructificar[20]. Asimismo, la inclusión de la materia en el Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos exclusivos de elección de foro resultó muy controvertida[21].
4. Desde el momento en que no se cuenta con una regulación adecuada de la competencia judicial internacional en materia de propiedad industrial e intelectual todos los mecanismos judiciales y procesales establecidos por los Estados devienen ineficaces cuando el litigio adquiere un carácter transfronterizo. Por mucho que ADPIC y la Directiva 2004/48 obliguen a los Estados a armonizar sus legislaciones procesales internas en la materia, la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual no queda completamente garantizada. Así ocurre, por ejemplo, cuando las normas de competencia judicial imponen unos requisitos excesivamente rígidos para concentrar las demandas contra una pluralidad de demandados que han infringido un mismo derecho en varios Estados; o cuando la deficiente regulación de la litispendencia internacional permite a los infractores de derechos ganar tiempo para seguir cometiendo sus actividades ilícitas.
5. Con la finalidad de superar estos problemas, en el ámbito comunitario y, en particular para el Derecho de patentes, se barajan cuatro soluciones alternativas íntimamente relacionadas. Primero, la adopción del Reglamento sobre la patente comunitaria[22], que atribuiría a una sala especial creada en el TJCE competencias para conocer de las acciones en materia de validez e infracción sobre la misma[23]. Segundo, en el marco de la Organización Europea de Patentes se trabaja en un Borrador de Acuerdo sobre litigios en materia de patente europea – European Patent Litigation Agreement o EPLA, en su denominación en inglés –[24] de acuerdo con el cual se crearía un sistema judicial sobre la patente europea (European Patent Judiciary), del que podrían formar parte todos los Estados contratantes de la organización. Dicho sistema judicial estaría formado por un Tribunal de primera instancia – compuesto de una Sala central y de Salas regionales distribuidas por los Estados parte – y un Tribunal de apelación, que conocería de la acciones en materia de validez e infracción de patentes europeas[25]. Tercero, la creación, en el marco de la Unión Europea, de un sistema jurisdiccional comunitario en materia de patente europea y comunitaria. Para su creación se pretende seguir el modelo del EPLA si bien, al contrario que en éste, sólo podrían formar parte del sistema jurisdiccional proyectado los Estados miembros de la Unión Europea. Además, la competencia se extenderá a patentes europeas y, de llegar a adoptarse, patentes comunitarias[26]. Cuarto y último, la promoción de los mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias en materia de patentes[27].
6. La existencia de estos trabajos no puede ser una excusa para dejar de estudiar las deficiencias del sistema de competencia judicial internacional en materia de propiedad industrial e intelectual. En primer lugar, a nadie debe escapar que estos trabajos presentan grandes complicaciones por lo que pueden pasar varios años para su culminación, si es que ésta llega. En segundo lugar, los instrumentos proyectados no van a resolver todos los problemas que presentan los litigios internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual puesto que no cubren todo el espectro de estos derechos. De hecho, incluso en el ámbito de las patentes, todavía van a ser necesarias normas que establezca los tribunales competentes para conocer de litigios sobre patentes nacionales[28]. En tercer lugar, el recurso a medidas extrajudiciales, aunque existe en la práctica, se enfrenta a conocidos problemas en materia de propiedad industrial e intelectual: las dificultades para poner de acuerdo al titular de derechos y el presunto infractor en el sometimiento de la controversia a arbitraje o mediación y el carácter indisponible de muchas cuestiones de propiedad industrial e intelectual que dificultan su sometimiento a arbitraje o la posterior ejecución del laudo.
Por estas razones, puede afirmarse que las normas sobre competencia judicial internacional resultan y seguirán resultando imprescindibles en esta materia. El propósito de este trabajo es analizar dichas normas, identificar las causas por las cuales no permiten garantizar la tutela efectiva de la propiedad industrial e intelectual en los litigios transfronterizos y proponer adaptaciones del sistema bien por la vía interpretativa bien por la vía legislativa.
7. El trabajo, en cualquier caso, no se realiza en el vacío. En primer lugar, hay ya importantes estudios a nivel español[29] y europeo[30] sobre estas cuestiones, si bien, en nuestro país, todavía no existe un análisis omnicomprensivo de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual.
En segundo lugar, se cuenta con una abundante jurisprudencia del TJCE y de tribunales nacionales, sobre todo extranjeros, sobre la cuestión.
Por último, debe destacarse que, retomando los trabajos sobre el Anteproyecto de Convenio mundial de La Haya, la doctrina ha emprendido varios proyectos para proponer una regulación de Dipr específica para los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Por un lado, a la espera de que las delegaciones de los Estados en la Conferencia de La Haya decidieran el camino que debía seguir el Anteproyecto de Convenio universal, dos especialistas en Derecho internacional privado y propiedad industrial e intelectual, R. Dreyfuss y J. C. Ginsburg, decidieron preparar su propio proyecto de convenio sobre la materia[31]. Dicho proyecto fue adoptado como propio por el American Law Institute bajo el título “Intellectual Property: Principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes” (en adelante ALI Principles) y a estos dos profesores se unió, como tercer “rapporteur”, F. Dessemontet[32]. Estos trabajos han dado como resultado un texto definitivo adoptado a finales de marzo de 2007[33].
Por otro, en el marco de una conferencia conjunta organizada en 2003, profesores de los Institutos Max Planck de Hamburgo, de Derecho comparado y Derecho internacional privado, y de Munich, de Propiedad industrial, Derecho de la competencia y Derecho financiero presentaron una propuesta de modificación del Anteproyecto de Convenio de La Haya que se ajustara más a las particularidades de los derechos de propiedad industrial e intelectual. En concreto la propuesta consiste en la incorporación de un nuevo Art. 12.a, con 7 párrafos a la vez divididos en varios apartados, especialmente dedicado a los derechos de propiedad industrial e intelectual[34].
Posteriormente, este grupo de investigación (CLIP) ha seguido trabajando para llegar a un acuerdo sobre una serie de propuestas que proponer a la Comisión Europea en el marco del informe sobre la aplicación del Reglamento 44/2001 que ésta tiene que presentar, en atención al Art. 73, en el 2007[35]. Asimismo, otro proyecto de investigación que está trabajando sobre esta materia es el Project on Judicial cooperation in matters of intellectual property and information techology en el que participan varias universidades europeas[36].
8. Con el presente trabajo se pretende contribuir, modestamente, a ese debate, si bien con un ámbito limitado a la Comunidad Europea. Para ello, a modo de introducción, el primer capítulo se dedica, por un lado, a la explicación de los aspectos generales de los derechos de propiedad industrial e intelectual y su vocación internacional; y, por otro, a la presentación de las normas que resultan aplicables para determinar los tribunales competentes para conocer de litigios internacionales en esta materia.
Los tres siguientes capítulos están destinados a analizar las normas generales de competencia judicial internacional, establecidas en el Reglamento 44/2001; y las especiales, recogidas en los Reglamentos sobre derechos de propiedad industrial comunitarios. Para ello, se realizará una división en atención a la naturaleza de las reclamaciones que se pueden ejercitar ante los tribunales. Así, el capítulo II está destinado a analizar las normas de estos instrumentos que determinan los tribunales competencia para conocer de acciones sobre la existencia, validez o inscripción de los derechos de propiedad industrial e intelectual de ámbito estatal o comunitario. En el Capítulo III se estudian los foros de competencia aplicables a las acciones por infracción de estos derechos. En fin, el Capítulo IV se centra en el foro especial en materia de medidas cautelares, el cual tiene una importancia similar a la que estas medidas tienen en los litigios de propiedad industrial e intelectual. Quedan excluidos del presente trabajo los foros de competencia aplicables a los aspectos contractuales de estos derechos[37].
El Capítulo V analiza los mecanismos establecidos por el legislador comunitario y nacional para resolver los problemas de aplicación que aparecen en estos litigios: control de oficio de la competencia, litispendencia y conexidad. Sólo en análisis de estas normas y del uso abusivo que los litigantes hace de ellas permite determinar hasta qué punto es insatisfactoria la regulación establecida en el R. 44/2001.
Por último, en el capítulo VI se trata el régimen de reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras recaídas en materia de propiedad industrial e intelectual. Estas normas constituyen el complemento imprescindible a las normas de competencia judicial: de nada sirve tener un sistema jurisdiccional adaptado a las necesidades de la materia si después las decisiones no se pueden hacer valer en otros Estados de un modo sencillo y rápido.
9. Antes de continuar, me gustaría dejar constancia del más profundo agradecimiento que le tengo a ciertas personas que me han ayudado, de una manera u otra, en la conclusión de esta obra.
En el ámbito académico, a mi maestro, Manuel Desantes Real, que sigue guiando mi carrera universitaria y espero que lo siga haciendo por muchos años; a Juan Antonio Moreno Martinez, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, por la ayuda que me ha prestado en todos los años que hemos compartido en la Facultad de Derecho y, especialmente, para publicar este libro; a mis compañeros del IPR-Helpdesk, proyecto de la Comisión Europea del que ha salido partes de las ideas para la elaboración de este libro; al grupo de excelentes profesionales de la propiedad industrial e intelectual que se ha formado en Alicante alrededor del Magister Lvcentinvs y que han contribuido, gracias a largas e interminables charlas en las “Noches H”, o a comentarios en el blog que administro (lvcentinvs, http://lucentinus.blogspot.com), a perfilar muchas de las ideas expresadas aquí.
Decía Truman Capote que cuando Dios te da un don, también te da un látigo para autoflagelarte. Yo no tengo ningún don, por eso los latigazos se los he dado a las personas que me han soportado, en el ámbito más personal, a lo largo de la elaboración de esta obra: mi familia (mi padre, Carmen y mi hermana Victoria), mis amigos (ellos saben quienes son) y Sara. A todos ellos, gracias y mis disculpas.
[1] BOE supl. num. 20, 24 enero 1995, corr. de errores BOE núm. 33, 8 febrero 1995.
[2] En general, sobre ADPIC, vid. D. Matthews, Globalising intellectual property rights: the TRIPs Agreement, Routledge, 2002; C. Correa (dir), Intellectual property and international trade: the TRIPs agreement, The Hague, Kluwer, 1998; S. Sandri, La nuova disciplina della proprietà industriale, dopo i GATT-TRIPs (2ª Ed), Milano, CEDAM, 1999; D. Gervais, The trips agreement : drafting history and analysis (2º Ed), London, Sweet & Maxwell, 1998; M. Blakeney, Trade related aspects of intellectual property rights : a concise guide to the TRIPS agreement, London, Sweet & Maxwell, 1996.
[3] Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual (DOUE L 195, 2 junio de 2004)
[4] Considerandos 1 y 3.
[5] Questionnaire on the Patent System in Europe, p. 3. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_en.pdf
[6] Doc COM(2006) 168 final.
[7] Considerando 5
[8] Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DOCE C 27, de 26 de enero de 1998)
[9] Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE L 12, de 16 enero 2001).
[10] El R. 44/2001 tiene una doble finalidad: a) distribuye la competencia judicial internacional entre los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea para conocer de litigios en materia civil y mercantil; b) establece un sistema de reconocimiento de las resoluciones judiciales adoptadas por los tribunales de otros Estados miembros en esta misma materia. Sobre el R. 44/2001 y el CB, entre otros, M. Desantes Real, La competencia judicial en la Comunidad Europea, Barcelona, Bosch, 1986; H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n.44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, 3ª ed., París, Dalloz, 2002; A. L. Calvo Caravaca (Dir), Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Madrid, Universidad Carlos III – BOE, 1994.
[11] Assessment of the impact of the European patent litigation agreement (EPLA) on litigation of European patents, February 2006. Disponible en http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf
[12] Commission Communication “Enhancing the patent system in
[13] Un instrumento de reciente adopción que debería reducir la práctica del forum shopping en los litigios sobre propiedad industrial e intelectual es el Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DOUE L 199, 31 julio 2007). El hecho de que sus articulos 6 y 8 contengan normas de conflicto uniformes en materia de competencia desleal e infracciones de propiedad intelectual debería eliminar la ley aplicable como elemento a tener en cuenta, por los forum shoppers, a la hora de elegir los tribunales ante los que presentar la demanda. En cualquier caso, el Reglamento no entrará en vigor hasta enero de 2009.
[14] STJCE 13 julio 2006, C-539/03, “Roche Nederlanden c. Primus”
[15] Ap. 69
[16] Ap. 143. La afirmación ya fue realizada, con carácter general, hace varios años por J. Laddie: “IP litigation in general and patent litigation in particular in Europe is in a state of some disarray”, C. Waldow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, London, Sweet and Maxwell, 1998, p. 33.
[17] Presentadas el 16 septiembre de 2004.
[18] STJCE 13 julio 2006, C-4/03, “GAT c. LuK”
[19] Un extenso comentario a las SSTJCE de 13 de julio, C-4/03, “GAT c. LuK” y C-539/03, “Roche Nederlanden c. Primus” puede encontrarse en M. Wilderspin, “La competence jurisdictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle”, Rev. cr. dr. int. pr., 2006, pp. 777 ss.
[20] Vid. A. Schulz, “The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters: An Update”, en: J. Drexl / A. Kur (eds.), IP and Private International Law: Heading for the Future, IIC Studies, Oxford /Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 5 ss.
[21] Vid. M. M. Celis Aguilar, “Convención sobre los acuerdos de elección de foro”, DeCITA 5-6, 2006, pp. 608 ss, esp. 613.
[22] Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, Doc COM (2004) 412 final.
[23] Sobre el particular, Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria (Doc. COM(2003) 827 final); Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia (Doc. COM(2003) 828 final).
[24] El borrador y toda la información sobre los trabajos que se están llevando a cabo está disponible en http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm
[25] Vid. S. Fernandez de Córdoba / C. Salvador, “El Acuerdo sobre la regulación del litigios en materia de patentes europeas (EPLA)”, DeCITA, núm. 3, 2005, pp. 414 – 424.
[26] Vid. Commission Communication “Enhancing the patent system in
[27] Vid. Commission Communication “Enhancing the patent system in
[28] En el mismo sentido C. Gonzalez Beilfuss, “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche”, AEDIPr, t. VI, 2006, pp. 269 ss, esp. 283 – 284.
[29] Entre todos, destacan por su profundidad, C. Gonzalez Beilfuss, Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad europea, Madrid, Eurolex, 1996; L. Esteve González, Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet, Granada, Comares, 2006.
[30] Entre muchos otros, pueden nombrarse J. Fawcett/P. Torremans , Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 1998; M. Pertegás Sender, Cross-border enforcement of patent rights, Oxford, Oxford University Press, 2002; J. Basedow, et al. (eds.): Intellectual Property In The Conflict Of Laws, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004
[31] El último borrador de este proyecto puede encontrarse en R. Dreyfuss / J. Ginsburg, “Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgements in Intellectual Property Matters”, Chicago-Kent L. Rev., vol 77, 2002, pp. 1073 ss.
[32] Vid. F. Dessemontet, “A European Point of View on the ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes”, Brooklyn Journal of International Law, vol 30, num. 3, 2005, pp. 850 ss.; Id, “International Private Law of Intellectual Property”, Yearbook of Private International Law, vol VI, 2004, pp. 71 – 85.
[33] El texto definitivo, los comentarios y las notas de los rapporteurs están disponibles en http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf
[34] El texto que se ha utilizado de las modificaciones del Anteproyecto de Convenio de La Haya propuestas por los institutos Max Planck está recogida en J. Drexl / A. Kur (eds.), IP and PIL…, 2005, pp. 309 ss.
[35] Sobre el particular, vid. CLIP (European Max Planck Group of Conflict of Laws in Intellectual Property), “Exclusive Jurisdiction and cross border IP (Patent) Infringement – Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, de 20 diciembre 2006, disponible en http://www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/main/Pressemitteilungen/2007/CLIPBrusselsIDec06final.pdf
[36] Los documentos adoptados en el marco de este proyecto de investigación están disponibles en http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/documents.html
[37] Sobre los mismos puede consultarse A. Lopez-Tarruella Martinez, Capítulo XVIII. Contratos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial”, en: A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, Curso de contratación internacional (2ª Ed), Madrid, Colex, 2006, pp. 563 – 596.
