El Juzgado de lo mercantil de alicante analiza extensamente la doctrina del agotamiento comunitario del derecho de marca

Inmaculada Gonzalez (cuatrecasas) ha tenido por bien enviarme este extenso comentario sobre la sentencia del juzgado de marca comunitaria de Alicante de 26 marzo 2008. Lo reproduzco a continuación pues creo que puede ser de vuestro interés.

En su sentencia de fecha 26 de marzo de 2008, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, ha condenado a la sociedad UNIEXVA, S.L. por infracción de las marcas “Promesse”, “Noa”, “Anaïs Anaïs”, “Armani Mania”, “Miracle”, “Attraction”, “Hypnose”, “Ô de Lancome” y otras, todas ellas del Grupo L’ORÉAL. La comercialización se realizaba a través de la página web de la demandada (www.perfumilandia.com), quien también comercializaba testers de los perfumes distinguidos con las citadas marcas.

La demandada alegó en su defensa el agotamiento de los derechos de marca de las demandantes (las sociedades pertenecientes al Grupo L’Oréal), dado que los productos de perfumería que vendía on line eran auténticos y habían sido puestos en el mercado previamente por las actoras o por terceros con su consentimiento.

Como es sabido, el agotamiento del derecho de marca se configura como un límite al derecho de exclusiva que éste confiere, de manera que una vez que el titular de la marca, o un tercero con su consentimiento, ha llevado a cabo la primera comercialización de los productos o los servicios distinguidos con la marca dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (en el caso de la marca comunitaria), el titular ya no puede impedir que los terceros lleven a cabo comercializaciones posteriores de dichos productos o servicios.

En este caso, los productos que comercializaba la demandada eran, en efecto, productos originales, adquiridos de los distribuidores autorizados en España, por tanto, la comercialización posterior que de ellos realizaba la demandada podría considerarse lícita aplicando la doctrina del agotamiento del derecho. Sin embargo, se daba la circunstancia de que la demandada manipulaba los productos y los revendía sin caja o con una presentación defectuosa. En estos casos de manipulación del producto posterior a la comercialización susceptible de perjudicar la reputación de la marca y de su titular, el ius prohibendi revive, como expresamente recoge el art. 13.2 del Reglamento de Marca Comunitaria (“RMC”) y numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Juzgado de lo Mercantil de Alicante declara que, en este caso, la presentación defectuosa y no adecuada a la imagen cuidada y de distinción que tiene las marcas de las actoras podía implicar una merma en la reputación de las mismas y, por tanto, dicha comercialización constituye una infracción de los derechos de marca sin que pueda aplicarse la doctrina del agotamiento.

En cambio, no se ha admitido la alegación de las demandantes de que la comercialización de los productos fuera del sistema de distribución selectiva constituye también un motivo legítimo de activación del ius prohibendi (art. 13.2 del RMC). A juicio del Tribunal, lo relevante no es este incumplimiento, sino únicamente si la forma en la que comercializa los productos menoscaba gravemente la reputación de las marcas (doctrina contenida en la STJCE de 4 de noviembre de 1997 – asunto Parfums Christian Dior-), lo cual no se puede deducir, a priori, del solo hecho de que la comercialización de los productos se lleve a cabo a través de Internet.

Las actoras también alegaron infracción del art. 14 de la Ley de Competencia Desleal (“LCD”), ya que la demandada se había aprovechado de la infracción contractual de los distribuidores selectivos, que tenían prohibido vender los productos a terceros ajenos a la red que no fueran consumidores finales. Pero el Juzgado de lo Mercantil ha desestimado esta alegación, pues las actoras, habiendo tenido la posibilidad de conocer a los distribuidores autorizados incumplidores (debido a la trazabilidad de los productos), sin embargo, no han tomado ninguna medida contra éstos, de manera que no puede considerarse como desleal una conducta que es tolerada por las titulares de las marcas. Resulta igualmente interesante la desestimación de la alegación de infracción de los arts. 6 y 7 LCD. Las actoras afirman que dado que en las cajas de los perfumes comercializados por la demandada se indica que éstos sólo son vendidos por distribuidores autorizados, dicha venta causa confusión en el mercado e induce a error a los consumidores al hacerles pensar que la demandada cuenta con la autorización de las titulares para vender los productos. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil ha considerado que, en este caso particular en el que los productos se venden on line, el consumidor no tiene a la vista la caja o envase de los mismos, que es el lugar en el que se da esta información presuntamente engañosa, por tanto, la confusión no recae sobre la procedencia empresarial del producto pues se trata de productos originales de las actoras. A ello se une que la mención indicada aparecía en letra y lugar poco destacado y en idioma distinto al español, lo cual es un motivo para considerar que en este caso dicha mención no ha sido un elemento determinante en la elección del consumidor.

Seguro que a los de Class46 les da envídia este comentario. Gracias Inma!!

Propietà intellecttuale per a tutti

Esta mañana, mis amigos italianos han salido a trabajar con el último botón de la camisa sin abrochar. La tensión se les percibe en la mirada y en el creciente número de cigarrillos que se llevan a los labios. Tranquilos, tifosi, sufrir por los azzurri, pero no por la propiedad intelectual, que sigue donde está, proporcionando.

Conferencia de clausura del Magister Lvcentinvs
El próximo jueves, 19 de junio, a las 20.00, tendrá lugar en el salon de Actos del edificio German Bernacer de la Universidad de Alicante, la ceremonia de clausura del XIV Magister Lvcentinvs. La conferencia de clausura será a cargo de Alberto Casado, flamante nuevo Director de la OEPM.
Con esta clausura, la nómina de homines lvcentunibus se verá de nuevo incrementada, evitando que la escuela lucentina de propiedad intelectual se enquilose gracias, entre otros, a locos que no hacen más que hablar de cross-border injunctions o spiders on the web...
Enhorabuena a los (sólo por unas horas más) alumnos del Master!!

Nueva sentencia del TJCE y otras cosas
Vía Federico Garau me llega una senencia de la que supongo que todos habreis odio hablar: STJCE de 12 junio 2008, c-533/06, "O2 Holdings & O2" en la que el TJ ha decidido:
"1) Los artículos 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 de marcas y 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el mencionado artículo 3 bis, apartado 1. No obstante cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3 bis, apartado 1, letra d), de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.
2) El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso en publicidad comparativa, por parte de un tercero, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que dicha marca está registrada, cuando tal uso no dé lugar a riesgo de confusión por parte del público, y ello independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55.

Aparte de esta sentencia, en materia de marcas, es preciso que tengais presente dos propuestas legislativas en tramitación:
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria (versión codificada)

El standard OOMXL en suspenso
Al blogger lvcentinvs ya se lo había contado un pajarito, pero no podía decir nada hasta tener la confirmación oficial. Esta ha llegado: la Decisión de la ISO por la que se concede a Microsoft es standard sobre OOXML ha sido apelada por las autoridades de normalización de cuatro países. El siguiente paso es este: "the appeals are currently being considered by the ISO Secretary-General and the IEC General Secretary who, within a period of 30 days (to the end of June), and following whatever consultations they judge appropriate, are required to submit the appeals, with their comments, to the ISO Technical Management Board and the IEC Standardization Management Board". Un comentario, aquí.

Recomendables lecturas (o no tanto)
Por un lado, Paul Geller (no confundir con Paul Weller), veterano y afamado profesor estadounidense de derechos de autor, ha abierto una página web titulada critical copyright en la que podréis encontrar muchas de sus contribuciones a la ciencia del Derecho.
Por otro, Lawrence Lessig, uno de los gurus del creative commons, escribió hace tiempo un libro que gustó a algunos de vosotros - por ejemplo, a ese que responde a las iniciales M. R. y que dirige un Master - titulado, Code and other laws of cyberspace. A mi, la verdad, cuando lo leí me pareció que el señor Lessig iba puesto de peyote. Ahora, Lessig saca una versión actualizada del libro y lo pone a disposición de todo libremente: The Code 2.0. Otros libros sobre Internet, aquí.

El Hit Parade de los blogs de PI
Para todos aquellos deseosos de obtener información y obtenerla al instante, aquí teneis un Hit Parade de blogs de patentes, marcas y derechos de autor elaborado por LexisNexis. Se trata de un listado "US-oriented" y para "English-speaking blogs" por lo que no busqueis al LVCENTINVS.

La opinión de los lectores
Jose Izquierdo me ha hecho llegar una pequeña crítica sobre una noticia publicada recientemente:

“Siendo útil disponer de herramientas de conocimiento como la dispuesta por OMPI y titulada “Manual de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial”, especialmente en lo referido al apartado 7 sobre ejemplos y prácticas de las oficinas de propiedad industrial, quizá podía esperarse de la OMPI un mayor grado de actualización de los datos contenidos en dicha herramienta. Por ejemplo: la parte 7 contiene un interesante “Estudio de los procedimientos y requisitos de presentación, así como de los métodos de examen y procedimientos de publicación, relativos a los dibujos y modelos industriales”. Lamentablemente, dicho estudio está fechado en mayo de 1995, es decir, contiene el “estado del arte” en materia de procedimientos registrales sobre diseños de hace…13 años. Para que nos hagamos una idea: hace 13 años, ni siquiera se había adoptado la DIRECTIVA 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y mucho menos el reglamento sobre el diseño comunitario (cuya propuesta data de 1993). Es por ello que sería deseable que el citado Manual hubiera tenido el “detalle” de proporcionar información más acorde a nuestros días, particularmente en este ámbito del diseño, en el cual, la adopción de la ley española del diseño, la adopción del reglamento 6/2002 sobre el diseño comunitario y la exitosa implementación del sistema comunitario de diseño (fruto del esfuerzo de los titulares, sus representantes, la OAMI y los órganos judiciales encargados de su tutela) han revolucionado, en mi opinión, el panorama de los sistemas registrales del diseño. Por estas razones, el citado estudio incluido en el Manual, aún teniendo su interés histórico, poco valor actual puede proporcionar a los profesionales interesados en este ámbito registral, quiénes deben a mi modo de ver, tener en cuenta este hecho con el fin de no tomar decisiones sobre informaciones que pudieran originar, en el peor de los casos, errores en cuanto al entendimiento de las particularidades de los procedimientos en las jurisdicciones que se citan en dicho estudio (el cuál, lógicamente debido a su fecha, no recoge el procedimiento ante la OAMI). La nota de alerta que se enuncia no debe conducir a la desesperación, antes al contrario: la propia OMPI, en el marco del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, lleva meses trabajando en un nuevo “estudio” sobre los procedimientos registrales en el ámbito del diseño: en próximas semanas, una nueva sesión de dicho comité acometerá la finalización del mismo. Confiemos que, como resultado del mismo, el Manual pueda ser actualizado convenientemente.”

Y si este fin de semana os aburristeis, aquí teneis un par de lecturas interesantes: la primera sobre Radiohead - los Pink Floyd del siglo XXI (esta para los nostálgicos)- y la segunda sobre Palmolive, la musa española de los Clash.

In bocca al lupo,
Aurelius